La loi PACTE (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019) relative à la croissance et la transformation des entreprises prévoyait plusieurs modifications du droit des brevets, visant à renforcer l’attractivité et la valeur des titres de propriété industrielle français. Après l’allongement de la durée de vie du Certificat d’utilité à 10 ans, et la création d’une demande de brevet provisoire, c’est au tour de la procédure d’opposition aux brevets français d’entrer en vigueur au 1er avril 2020.
Jusqu’à présent, l’annulation d’un brevet français ne pouvait se faire que devant une instance judiciaire, avec des délais longs et des coûts souvent élevés. La procédure d’opposition, qui se déroulera devant une instance administrative (l’INPI), devrait permettre aux tiers de bénéficier d’une procédure plus rapide et moins coûteuse pour faire invalider un brevet. En effet, la procédure d’opposition devrait se dérouler sur une période courte, l’INPI prévoyant de rendre des décisions dans un délai de 15 à 20 mois à compter de l’expiration du délai d’opposition. En outre, contrairement à la pratique devant les instances judiciaires, chacune des Parties supportera les frais qu’elle a exposés. Toutefois, une répartition différente des frais pourra être décidée « dans la mesure où l’équité l’exige », afin notamment de prévenir les oppositions abusives.
D’une manière générale, tout tiers (personne physique ou morale) à l’exception du titulaire, peut former opposition à un brevet français délivré à compter du 1er avril 2020, dans un délai de 9 mois de sa délivrance. A la différence de l’action en nullité devant le Tribunal de Grande Instance, aucun intérêt à agir n’est requis. Il est même possible d’avoir recours à un homme de paille, ce qui présente un véritable avantage pour un tiers qui souhaite cacher son identité.
De manière similaire à la procédure d’opposition devant l’Office Européen des Brevets (OEB), un brevet peut être attaqué pour défaut d’invention, défaut de nouveauté, défaut d’activité inventive, insuffisance de l’exposé, et extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande de brevet telle qu’elle a été déposée.
La procédure d’opposition doit respecter le principe du contradictoire, les Parties échangeant leurs arguments lors de débats écrits et éventuellement une procédure orale. Le titulaire du brevet peut par ailleurs modifier les revendications et la description dans la mesure où cela répond à un motif de l’opposition. A l’issue de ces échanges, l’INPI rend sa décision. La décision peut faire droit à l’opposition et révoquer le brevet en tout ou partie, maintenir le brevet dans une forme modifiée, ou rejeter l’opposition. La décision de révocation du brevet a un effet absolu et les effets de la décision rétroagissent à la date du dépôt de la demande. A noter que selon le principe du « silence vaut rejet » en vigueur devant les instances administratives, en l’absence de décision dans un délai de 4 mois, l’opposition sera considérée rejetée.
De manière intéressante, le législateur a prévu la possibilité de suspendre la procédure d’opposition à tout moment, à l’initiative des Parties, pour permettre des négociations. Cette suspension, pouvant s’étendre sur 12 mois, peut aboutir à l’arrêt de la procédure d’opposition si à l’issue de cette suspension toutes les oppositions sont retirées.
La procédure d’opposition primera sur une procédure de limitation (procédure qui permet au titulaire d’un brevet de modifier et limiter son propre brevet, pour le renforcer). La suspension de la procédure d’opposition est par contre prévue si une action en nullité à l’encontre du brevet est pendante.
Enfin, toute décision statuant sur une opposition pourra faire l’objet d’un recours suspensif devant la Cour d’Appel de Paris, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision.
La procédure d’opposition instaurée par la loi PACTE devrait donc être un outil stratégique attractif pour les tiers, dont l’intérêt pourrait être renforcé par la possibilité offerte aux Parties de suspendre l’opposition. Les tiers pourraient en effet avoir intérêt, dans certains cas, à former opposition contre un brevet pour amener son titulaire à négocier. Mais la formation d’une opposition n’étant possible que sur une période courte, une veille concurrentielle efficace doit être mise en place pour que les brevets potentiellement gênants soient identifiés à temps.
A noter toutefois que, selon le principe de l’autorité de la chose jugée, il est à craindre qu’un tiers ayant subi le rejet de son opposition ne puisse plus ensuite engager une action judiciaire « ayant le même objet et la même cause » devant les Tribunaux. En attendant que la jurisprudence tranche, ce risque devrait fortement inciter les tiers à former opposition par l’intermédiaire d’un homme de paille pour éviter un tel écueil.
La qualité des procédures d’Opposition dépendra en outre des ressources humaines et financières qui seront octroyées à l’INPI. Les premières procédures d’Opposition seront certainement scrutées par l’ensemble de la profession.
Du côté des brevetés :
Il faut rappeler que l’examen renforcé de la brevetabilité avec prise en compte de l’activité inventive ne concernera que les demandes déposées à compter du 22 mai 2020. Dans les prochaines années, des brevets continueront donc d’être délivrés sur la seule base du défaut manifeste de nouveauté. Des brevets délivrés alors que l’opinion écrite accompagnant le rapport de recherche mentionnait un défaut d’activité inventive pourraient se retrouver en mauvaise posture en cas d’opposition soulevant ce motif. Il est donc fortement recommandé, dans cet intervalle, de ne pas négliger les objections de défaut d’activité inventive lors de la réponse au rapport de recherche. Il pourrait également être utile pour les brevets « à risque » de déposer une demande divisionnaire de précaution, qui pourra être abandonnée une fois le délai d’opposition passé sans qu’aucune opposition ne soit formée.
Rappelons enfin que cette nouvelle procédure d’opposition ne vise que les brevets. Les certificats d’utilité, dont la loi PACTE a prolongé la validité à 10 ans, pourraient s’avérer une alternative intéressante pour protéger certaines inventions.
